Новий Цивільний кодекс, що був прийнятий 16 січня 2003 року та набув чинності з 1 січня 2004 року, містить цілий ряд новел, зокрема і щодо права інтелектуальної власності. Однак чи не найбільш дискусійним стало нововведення, що стосується можливості права попереднього користування щодо торгової марки. Так, ч. 1 ст. 500 ЦК встановлює, що будь-яка особа, яка до дати представлення заявки або, якщо був заявлений пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала торгову марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося вказаною підготовкою (право попереднього користувача) [1].

Інститут попереднього користування не є новим для українського цивільного права і вже давно запроваджений щодо винаходів та корисних моделей. На наш погляд, використання наведеного інституту стосовно цих об’єктів інтелектуальної власності є цілком виправданим, адже нерідкою є ситуація, коли дві чи більше осіб незалежно одна від одної доходять одного технічного рішення. Найяскравішими прикладами зі світової практики є винаходження паровозу Райтом і Черепановим окремо, а славу винахідників радіо і досі поділяють Попов і Марконі.

Що ж до торгових марок, Україні властива реєстраційна система, відповідно до якої про торговельну марку як про об’єкт самостійної правової охорони можна говорити за загальним правилом лише з моменту її офіційной реєтрації. На противагу цій системі у світі досить поширеною є система першовикористання, яка полягає у тому, що право на знак набуває особа, яка перша почала його використовувати. Закріплення у Кодексі права попереднього користування стало своєрідною спробою поєднати ці дві протилежні за своєю суттю системи.

Однак чи припустиме застосування інституту попереднього користування стосовно торгових марок? Для того, аби відповісти на це питання, необхідно проаналізувати аргументи як прибічників, так і противників нововведення. На думку перших, новела мусить покласти край так званому “патентному піратству”, яке полягає у тому, що особа, отримавши інформацію про відсутність реєстрації певної торгової марки, іноді досить відомої, реєструвала цю марку на своє ім’я або на ім’я своєї юридичної особи, пропонуючи потім справжньому власникові викупити права на неї. Внаслідок цього справжній власник опинявся у фактично безвихідній ситуації і, як правило, змушений був сплачувати “викуп”.

Правовим підґрунтям для запровадження права попереднього користування на торгову марку в Україні стали положення міжнародних нормативно-правових актів, зокрема пункту “b” статті 5 Паризької конвенції, яка набула чинності на території України з 25.12.1991 року, в якому, зокрема, встановлено, що “права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішньго законодавства кожної країни Союзу”[2]. Подібні положення містить і Угода TRIPS: “Виключне право володільця зареєстрованого знака забороняти всім іншим особам використовувати тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, знаки не повинно обмежувати будь–які раніше існуючі права”. Але ж про які “раніше існуючі права іде мова“?

На думку патентного повіреного України В. М. Могилевського, для того, аби відповісти на це запитання, треба звернутися до Закону про товарні знаки ФРН, норми якого давно гармонізовані з наведеними вище міжнародними актами. Так, параграф 12 Закону регламентує існування знаків, правова охорона яких виникла не в результаті реєстрації, а в результаті використання цього позначення у діловому обороті, внаслідок чого воно набуло значної відомості. Параграф 25 цього ж Закону встановлює, що володілець знаку у такому випадку не може заборонити використання незареєстрованого позначення. Однак це аж ніяк не могло стати аргументом для запровадження права попереднього користування в Україні у нинішньому вигляді, адже у Законі ФРН мова йде про знак, попереднє користування яким здійснюється довго і інтенсивно однією особою, внаслідок чого знак набуває загальної відомості. Стаття 500 ЦК України натомість не встановлює жодних вимог щодо інтенсивності і тривалості попереднього користування знаком[3].

Більш того, відповідна стаття ЦК не містить жодних заборон щодо збільшення обсягу попереднього використання знаку після встановлення пріоритету заявки іншої особи, що фактично робить рівним правовий статус володільця знаку та попереднього користувача і нівелює сам факт державної реєстрації.

На наш погляд, право попереднього користування порушує основні функції торгової марки або знаку, які випливають з їх законодавчих визначень. Так, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” у ст.1 встановлює, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб[4]. Таким чином, первісною і основною функцією знаку є ідентифікація виробника товарів або послуг, його виокремлення серед інших. На сьогодні ж цілком можливою є ситуація, за якої одна особа використовуватиме знак на підставі реєстрації і ще безліч осіб – на підставі права попереднього користування.

З тих же міркувань цілком очевидно, що порушується і рекламна функція, адже, вкладаючи іноді дуже суттєві кошти у підвищення відомості знака, особа, що є його володільцем за фактом реєстрації фактично допомагає своїм конкурентам, які використовують знак на праві попереднього користування.

Гарантійна функція знаку також перебуває під великою загрозою, адже споживач може фактично втратити можливість розрізняти товари або послуги двох чи більше виробників. Це особливо небезпечно, коли відмінність у якості цих товарів або послуг є досить суттєвою. Паралельно порушуються і права споживачів[5].

На думку деяких експертів, право попереднього користування на торгову марку аж ніяк не узгоджується з гарантованою Конституцією недоторканністю власності, адже особа, що у встановленому законом порядку отримала свідоцтво, яке посвідчує її права на торгову марку, не може бути убезпечена від претензій на цю марку третіх осіб, основаних на праві попереднього користування.

Після налізу всіх наведених вище аргументів постає цілком закономірне питання: а чи варто взагалі реєструвати торгову марку, адже Ваш правовий статус як попереднього користувача не набагато відрізняється від правового статусу володільця свідоцтва. На жаль, із введенням у дію статті 500 ЦК необхідність реєстрації фактично відійшла на другий план. І найдивнішим у цій ситуації є те, що на необов’язковість реєстрації вказує сама держава, яка за всіма ознаками має таку реєстрацію заохочувати.

Як бачимо, поєднання реєстраційної системи та системи першокористування замість очікуваного позитивного ефекту лише ускладнило ситуацію, увібравши в себе недоліки обох систем.

На наш погляд, на сьогодні існує два шляхи розв’язання проблеми, що виникла. Перший шлях є радикальним і полягає у повному скасуванні права попереднього користування на торгові марки як такого і виключенні статті 500 з ЦК. Другий шлях можна умовно назвати поміркованим. Його суть полягає у суттєвому обмеженні кола суб’єктів, що можуть скористатися правом попереднього користування та у недопущенні розширення кола їх прав після встановлення дати пріоритету заявки іншої особи щодо відповідного знаку.

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003// www.rada.gov.ua.
2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. // www.rada.gov.ua/
3. Могилевський В.М. Право попереднього користування на знаки для товарів та послуг // Юридична практика. – 2003. – №8. – С.4.
4. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15.12.1993 р. // www.rada.gov.ua.
5. Крижна В.М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – №3. – С.220 – 225.